Sí, se puede perder una marca, aunque esté registrada y la causa de la pérdida está en su falta de uso como le sucedió con los helados AVIDESA. Nestlé ha perdido varias de sus famosas marcas de helado precisamente por no haber podido demostrar su uso. 

Este es el caso de la famosa marca de helado CAMY  que pertenecía al grupo de marcas de helado registradas por Nestlé. Pero no ha sido la única marca afectada del grupo por este motivo, AVIDESA y APOLO también se consideraron en desuso pasando a formar parte de la perdida de marcas de Nestlé.

¿Por qué se pierde una marca? ¿Cómo se puede perder una marca?

Solicitas una marca, te la conceden y no la usas durante 5 años… ¿qué puede pasar?

Que un tercero solicite su caducidad y pierdas tu marca.

Todas las marcas registradas tienen la obligación de ser explotadas durante los 5 años siguientes a su concesión. Si a partir de este período el titular de una marca no ha hecho uso de ella, un tercero puede pedir su cancelación por falta de uso.

De esta forma se evita el registro con marcas “muertas” en el tráfico mercantil y se permiten nuevas concesiones.

¿Cómo empezó Nestlé a perder sus marcas?

Esta batalla comenzó cuando Nestlé se enfrentó al mayor fabricante de helados de marca blanca en España, Ice Cream Factory Comaker (ICFC). Estos últimos se publicitaban de manera que parecían ser los dueños de la marca de helados “AVIDESA” mientras que, aunque eran dueños de la fábrica de helados de la antigua compañía de “AVIDESA”, las marcas de “AVIDESA” eran  titularidad de Nestlé.

Este conflicto originó que ICFC, en su defensa, también demandara a Nestlé pidiendo la caducidad de sus marcas por falta de uso. El resultado de esta guerra fue que Nestlé finalmente no pudo demostrar el uso de la marca perdiendo así “AVIDESA”.

Pero “AVIDESA” no fue la única marca que Nestlé perdió, “CAMY” y “APOLO” también salieron de su cartera de marca por desuso.

ICFC, meses más tarde de enterarse de que Nestlé los había demandado por el uso de la marca “AVIDESA”, inició el ataque contra las marcas “CAMY” y “APOLO”, titularidad también de Nestlé, de nuevo pidiendo la caducidad por falta de uso real y efectivo de estas marcas.

Al principio se consideró que el uso de las marcas estaba probado, pero finalmente se desestimó y Nestlé sumó a la pérdida de su cartera de marcas, “CAMY” y “APOLO”.

¿Qué puntos se tuvieron en cuenta para concluir que las marcas estaban en desuso? 

• La ausencia de la marca en la red comercial.
• La falta de inversión o actividad en publicidad, marketing, merchandising o presentación de los productos.
• La no mención en catálogos de venta de los productos o en las facturas aportadas.

Un punto muy importante a tener en cuenta es que el uso de una marca tiene que probarse documental e individualmente , aunque sean marcas muy similares ya que no se acepta que el uso de una marca pueda extenderse a otra.

¿Pero, qué es el uso real y efectivo de una marca y cómo podemos probarlo?

El uso real y efectivo de una marca se refiere a que no es suficiente con que hagamos su registro y seamos titulares de la marca, si no que estamos obligados a la explotación de la marca para no perder su titularidad ante un tercero que solicite su caducidad.

Para probar este uso de marca es necesario guardar pruebas de su uso, y siempre que sea posible, indicando la fecha y lugar en la que se realizó:

1. Facturas en las que aparezca en los conceptos la denominación de vuestra marca registrada.
2. Toda acción de Marketing.

Por ejemplo: publicidad, catálogos de venta, promociones de eventos, patrocinios, opiniones en internet, artículos de prensa.

3. Creación de página web y modificaciones, lo mismo, fechadas. Aquí tenéis una herramienta gratuita que os puede servir para llevar el seguimiento.

CONSEJOS PARA NO PERDER UNA MARCA

1. Recuerda que una vez pasen 5 años desde la concesión de la marca cualquiera podría intentar anular tu marca y para defenderte necesitarás pruebas que acrediten el uso real y efectivo …

¡no te olvides que guardar todas las pruebas que te sirvan para acreditar su uso!

2. ¿Qué nos sirve como pruebas de uso?: facturas, inversión en marketing, presentación de productos, catálogos de ventas, presencia en red comercial… todo esto y más puede valer para defenderte ante una acción de caducidad.

Si tienes interés en registrar tu marca o si tienes alguna duda con respecto a la protección de tu marca, contacta con nosotros.